含有申请人企业名称全称的商标能获准注册吗?

发表于:2020-05-07 10:38:11|106

含有申请人企业名称全称的商标能获准注册吗?


现实中,很多企业愿意用企业名称全称作为商标进行注册申请。为什么很多企业有这样的商标注册需求?这样的商标在过去十几年间审查标准和实践有怎样的变化和趋势?根据目前的审查实践将企业名称全称作为商标注册是否还是个好的选择?这样的选择可能会面临哪些问题?对于此类商标的注册申请有什么建议?上述这些就是本文拟探讨和解决的问题,并希望能对有此种需求的企业有所帮助。


一、为什么很多企业愿意选择其企业名称全称作为商标注册?


首先,很多企业有在全国范围内独占一个企业名称的强烈意愿。现行法律框架下,企业名称是按照行政区划范围登记的,不具有排他性。所以本企业在此行政区划内对企业名称的登记和使用无法阻止同行业企业在彼行政区划内对相同企业名称的登记和使用,这就可能导致在全国范围内数个分布在不同省份的不同企业在同时使用同一个企业名称。但企业名称实际上不仅仅是一个称谓,还是传达企业经营理念、价值取向、产品或服务品质、市场的声誉地位等众多信息的一个重要载体,所以很多企业希望自己的企业名称在全国范围内是独一无二的,不希望其他市场主体也使用和自己一样的企业名称,这样至少可以不被相同企业名称的市场主体可能出现的负面新闻等所累。


第二,企业名称仅登记注册不但无法独占使用,而且可能在使用中存在潜在的风险。根据企业名称地域性管辖的特点,企业是很难阻止全国范围内其他企业使用和自己一样的企业名称的,除非能举证证明自己的企业名称经过使用为相关消费者所知悉从而根据反不正当竞争法提起民事诉讼,而这对于初创企业来说并不容易,对于一般的企业来讲民事诉讼的成本也不低。不但如此,因为企业名称登记注册过程中相关主管机关是不会提示该企业名称或其字号是否与其他地域的同行业企业已用企业名称或者已注册商标相同或近似的,根据《商标法》和《反不正当竞争法》的相关规定,本企业在企业名称的使用过程中稍有不慎还可能面临被他人提起擅自使用他人有一定影响的企业名称或者注册商标的反不正当竞争之诉。这种情况下企业为了规避风险,也就自然想到通过将企业名称全称作为商标注册的途径来达到独占使用的目的。在某种程度上,成功注册为商标的企业名称全称确实可以减少其他市场主体使用相同的企业名称全称的概率。


第三,以前的商标审查标准的鼓励。根据2005年12月31日国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会发布并一直沿用至2016年底的《商标审查标准》关于含有地名的商标的审查标准,即“申请注册的商标由县级以上行政区划的地名构成,或者含有县级以上行政区划的地名,不予注册。但有下列情形之一的除外:……3.申请人名称含有地名,申请人以其全称作为商标申请注册的。例如香港置地有限公司申请的商标。而该版审查标准在关于商标显著性审查的标准中也没有规定企业名称全称作为商标申请缺乏显著性。因此,这条审查标准也在一定程度上鼓励了企业将自己的企业名称全称作为商标申请注册,不但可以独占这一企业名称商标,还能增加该商标核准注册的成功率。于是,我国的注册商标中就多了很多企业名称全称商标。


例如,笔者曾代理墨氏有限公司申请第15323527号“墨氏包装技术(上海)有限公司”商标,初审阶段因为申请商标与申请人名义不符,使用在指定商品上易产生误认,且其中含有“上海”,不得作为商标使用而引《商标法》10.1.7 和10.2条被驳回。在评审过程中申请人将本案商标由墨氏有限公司转让到墨氏包装技术(上海)有限公司的名下,从而在2016年底成功克服误认和地名两个驳回因素而赢得复审,之后顺利注册。


二、包含申请人企业名称全称商标的审查标准及实践在过去十几年内发生了怎样的变化?


如上文所述,根据2005年的《商标审查标准》,在2016年底之前,有很多企业名称全称商标顺利获准注册。如2011年北京市政交通一卡通有限公司的“北京市政交通一卡通有限公司及图”顺利获准注册;2013年杰特有限公司顺利注册“杰特有限公司”商标,等等。


在此期间,虽然评审阶段出现了认为企业名称全称作为商标缺乏显著性的审查倾向,有些也得到了北京知识产权法院的支持,但在二审阶段又被北京市高级人民法院(下称北京高院)推翻。例如,上海联雅投资咨询有限公司于2012年申请的"上海聯雅投資諮詢有限公司"(第11448305号,36类)商标被商标局以相对理由驳回,评审阶段商标评审委员会认为“诉争商标整体缺乏显著性,不具有商标识别作用,不宜作为商标,从而违反了2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十一条第一款第(三)项的规定”。申请人不服,诉至北京知识产权法院,一审判决维持被诉决定。申请人上诉至北京高院,北京高院在第(2015)高行(知)终字第2556号判决书中表示:“一项由文字组成的标志,在符合企业名称登记管理规定的条件下可以登记为企业名称,但不必然能够注册为商标,该企业名称是否可以注册为商标取决于其是否具有商标特性和显著特征,是否便于消费者将该商标指定使用的商品与其他商品的识别,而不能仅以企业名称的识别性代替商标的显著性,企业名称的识别性与商标的显著性具有质的不同与量的差异。本案中,诉争商标为"上海聯雅投資諮詢有限公司"文字商标,与上海联雅公司的企业名称完全相同,仅有部分汉字繁简体的差别。其中,"联雅"为其字号,具有商标标识的识别性和显著性。原审法院及商标评审委员会关于诉争商标违反《商标法》第十一条第一款第(三)项的认定有误,应予纠正”。根据这份判决,本案商标最终获准注册。


北京高院在上述判决书中虽然认为申请商标中的"联雅"为其字号,具有商标标识的识别性和显著性,但也明确表示核准登记的企业名称是否可以注册为商标取决于是否便于消费者将该商标指定使用的商品与其他商品的识别,企业名称的识别性与商标的显著性具有质的不同与量的差异。也就是说如果企业名称全称中不包含具有显著性的字号,该企业名称全称商标还是应该被驳回的。笔者发现如下案例也确实印证了北京高院的这一观点:中国人寿再保险有限责任公司申请注册“中国人寿再保险有限责任公司”(第22438848号)商标,国知局并未考虑申请人在中国垄断性的特殊地位以及经过使用与申请人形成稳固对应关系而获得了显著性的理由,在驳回复审裁定中仍坚持“申请商标指定使用在复审服务上,消费者不易将其作为商标予以识别,缺乏商标应有的显著性,无法起到区分服务来源的作用,已构成《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第(三)项所指缺乏显著特征的情形。申请人提交的使用证据尚不足以证明申请商标经过使用取得了商标应有的显著特征”。笔者未发现针对该商标提起的任何行政诉讼信息。


到了2016年12月,原国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会联合发布的新版的《商标审查和审理标准》中删掉了地名商标审查中“申请人名称含有地名,申请人以其全称作为商标申请注册的”可以获准注册的例外规定。于是,2017年之后,国家知识产权局(原商标局和商标评审委员会)对待将申请企业名称全称作为商标是否缺乏显著性这一问题就出现了态度上的转折,大量企业名称全称的商标申请被驳回。不过也有个别商标通过复审程序获准注册的,例如亚必思亚洲咨询有限责任公司(AOBC ASIA CONSULTING, LLC)在第35类上申请第22756934号“AOBC ASIACONSULTING, LLC”商标,初审阶段因缺乏显著性被驳回,但通过复审程序于2018年获准注册。不知道这个案例是否和申请人是国外主体且申请商标是英文商标有关,还是评审审查员采纳了上述“上海聯雅投資諮詢有限公司”商标案中北京高院的观点。


这期间还出现了一种说法,即以企业名称全称加上显著性较强的图形一起申请就可以因为图形部分的显著性而核准注册。笔者发现,实践中确实有因为图形部分的显著性而使整件商标顺利获准注册的案例,如庆阳客里嘛擦跑腿服务有限责任公司2016年申请的“”(庆阳客里嘛擦跑腿服务有限责任公司及图,第20680191号)商标。但是,也有很多类似构成的商标因为缺乏显著性而被驳回,有些商标被驳回后即便经过复审甚至行政诉讼程序也不一定能获准注册。例如内蒙古云露水业有限责任公司于2016年3月申请的“”商标(第19330675号,35类)因在先近似商标和缺乏显著性两个原因驳回,经复审,商评委在2018年1月做出的评审决定中认为该申请商标与引证商标不构成近似商标,但是,“申请商标指定使用在广告宣传等服务上,不易使消费者将其作为商标识别,缺乏商标应有的显著特征”并因此驳回了该商标的注册申请。


又如,南京智浚驰企业管理咨询有限公司于2015年12月在35类上申请第18551803号 “”(南京智浚驰企业管理咨询有限公司Nanjing ZhiJun chi enterprise management consulting co., LTD及zjc图形)商标,初审阶段因为与含有显著识别部分“ZJC”的在先商标构成近似被驳回。评审阶段,评委认为商标中的企业名称显著性较弱,因此双方商标的显著识别部分都是“ZJC”,构成近似商标。一审阶段,北京知识产权法院认为申请商标经过艺术化处理的ZJC与引证商标中的“ZJC”可以区分,双方商标不构成近似商标,因此,判决撤销评审决定并重新做出决定。商标评审委员会不服诉至北京高院。北京高院在2018年3月下发的判决书中支持了北京知识产权法院关于申请商标与引证商标不构成近似商标的观点,同时表示:“申请商标的显著识别部分“南京智浚驰企业管理咨询有限公司”为智浚驰公司的企业名称全称,将其使用在申请商标指定使用的服务项目上,相关公众很难将其作为商标识别,无法起到区分服务来源的识别作用,缺乏显著性。除中英文文字部分外,虽然申请商标标志还包含了其他图形部分,但就其标志整体而言,仍不易被相关公众作为商标加以识别,不应予以核准注册。商标评审委员会在对申请商标重新进行审查时,应当就申请商标是否符合商标法第十一条的规定一并予以审查”。但是戏剧性的是,商评委在其商评字[2017]第0000089126号重审第0000000773号的重裁决定书中对于整体显著性的认定是这样表述的“根据法院判决,我委认为,申请商标中虽含有企业全称“南京智浚驰企业管理咨询有限公司”,但其组成部分还有经过艺术化处理的英文字母“z”“j”“c”及图形,故申请商标具有应有的显著性,且其整体与引证商标在设计手法、视觉效果、构成要素等方面具有一定的区别,整体尚可区分,未构成近似商标,故申请商标可以予以初步审定”。这一案例体现了商标局、商标评审委员会以及北京知识产权法院对“企业名称全称+显著性图形”构成的组合商标的显著性都持肯定态度,但北京高院却明确表示了虽然含有图形部分,但商标整体不易被相关公众作为商标加以识别,不应予以核准注册,这与其在2015年针对"上海聯雅投資諮詢有限公司"商标做出的判决中观点完全相反。而本案中商评委重裁的决定书中并未顺着北高的思路做决定,而是仍然肯定了这一商标整体的显著性,这与其在上文提到的针对“内蒙古云露水业有限责任公司及图”商标的评审决定书中的态度又截然相反。


通过上述商标审查审理标准及审查实践中针对企业名称全称商标的显著性问题的态度变化可以看出,目前来看,无论是国家知识产权局(原商标局、商标评审委员会)、北京知识产权法院还是北京高院都已经在纯企业名称全称商标是否具有显著性上基本达成了一致的否定态度。但是,对于“企业名称全称+显著性图形”的组合商标的显著性问题,从上面的案例来看,国家知识产权局在针对不同案件中的态度存在一定的主观不确定性;而北京知识产权法院和北京高院都有承认和否认这类商标显著性的判例,只是目前案例样本比较少,同时个案的最终结果也可能受《商标法》第十一条第二款“经过使用取得显著性”的例外规定影响,目前还无法一概而论。


三、针对含有企业名称全称商标的注册建议及考量因素


首先,笔者不太建议一般性企业将企业名称全称作为商标或者商标的一部分进行申请注册,原因及考量因素如下:第一:根据现在的审查实践,这样的商标申请确实很容易因缺乏显著性被驳回,而且经过驳回复审甚至两审行政诉讼程序获准注册的可能性也不一定乐观。所以从获准注册的成功几率上考虑,这样的商标申请很可能是费钱费力的徒劳之举。即便有例外情况,将企业名称全称作为商标注册,在后续使用中仍存在风险或造成困局,所以还是建议尽量避免这样的注册申请。


第二:从实际识别习惯考虑,相关消费者不一定都能将企业名称全称商标作为标识商品来源的商标来选择、购买商品。黄晖博士在其2016年1月版的《商标法》(法律出版社出版)第57页对商标的显著性做了清晰明确的定义,即“商标的显著性(distinctive character)也叫显著特征,或者商标的识别性或区别性,具体是指该标志使用在具体的商品或服务时,标注该标志能够让消费者根据其一般或者特殊的消费体验认为它应该或者实际指向特定的商品或服务提供人”。这个定义中涉及了标识、商品或服务以及消费者三个要素,所以判断商标是否具有显著性需要同时考虑这三个因素。而从上文一些案例的审查实践来看,例如北京高院在"上海聯雅投資諮詢有限公司"商标(第11448305号,36类)案中就以“联雅”为其字号,具有商标标识的识别性和显著性,从而认定该商标具有显著性,笔者认为这一结论可能更多是从商标标识本身而没有从相关消费者的角度多加考虑,也就是说,没考虑相关消费者根据其一般或者特殊的消费体验是将这个标识看作是一个商标还是一个说明性的企业名称。笔者担心的是,根据一般消费者的消费体验,在其已经习惯了将汰渍、格力、海尔、华为、爱马仕等简单好记的标识作为商标识别后,忽然看到一个由“行政区划+字号+行业或者经营特点+组织形式”组成的一串文字,其很可能是将这串文字作为该商品或者服务的提供者的说明性文字而非商标看待的。这种情况下,就可能出现消费者继续在该商品上寻找代表商标的字样并可能因为找不到而放弃购买这个商品的情况,若此,单纯申请企业名称全称作为商标注册和使用,对于企业可能并不利于通过该商标宣传推广其商品或服务的商业效果。当然,同一商品上同时标注有其他商标或者标注的是“企业名称全称+显著性较强的图形”的组合商标的情况还要另行讨论。


第三:企业名称全称商标很可能面临以后无法转让的问题。如果企业以后想将企业名称全称商标进行转让,很可能会因为《商标法》第四十二条的规定即“转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由”而陷入被动。因为这条规定涉及两个问题,一个是相同类似商品上的近似商标需要一并转让问题。根据这条规定,如果企业想转让自己的纯字号商标,恐怕是需要将自己在相同类似商品上注册的企业名称全称商标一并转让的,但现实中应该很少有企业愿意将含有自己企业名称全称的商标转让给别人而使自己承担不必要的风险。另一个问题是对容易导致其他不良影响的转让,商标局不予核准转让申请。而现实中商标受让人的名义很可能是与拟转让的企业名称全称商标不一致的,这种情况下就涉嫌违反《商标法》第十条第一款第(七)项关于“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”规定而不得作为商标使用的规定而无法完成转让登记程序。这种情况下,如果想完成字号商标的转让交易,就需要先将该企业名下的企业名称全称商标申请注销。与其这样,不如从一开始就不要做用企业名称全称做商标并提交申请的打算。


第四:从长远的商标许可可能性角度考虑,含有企业名称全称的商标很可能难以得到被许可人的青睐。根据《商标法》第四十三条的规定,“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”。而《商标法实施条例》第七十一条规定:“违反商标法第四十三条第二款规定的,由工商行政管理部门责令限期改正;逾期不改正的,责令停止销售,拒不停止销售的,处10万元以下的罚款”。根据上述规定试想,如果A企业将其企业名称全称商标许可给B企业使用,B企业必须在使用该商标的商品上标明B的企业名称。这就出现了同一件商品上同时标注A、B双方的企业名称全称的情况,虽然A企业名称全称是作为商标使用的,但是相关消费者很可能是不清楚这点的,由此可能认为两个名称都是该商品的生产厂家,并就此产生这件商品到底是哪家生产的疑问。想不明白可能就直接放弃购买这件商品了。而工商行政管理部门会不会因为这件商品上同时出现了两个企业名称而根据上述实施条例的规定对B进行质疑也是个问题。无论是消费者因为有疑问而放弃购买还是工商管理部门进行质疑或罚款,都会给商标许可的双方带来不必要的麻烦。一个明智的被许可人应该也不会就这样的商标签订许可使用合同,这样的话就堵住了含有企业名称全称的商标的许可他人使用之路。


当然,可能有些企业会问,我以后既不会转让自己的企业名称商标,也不会许可他人使用,同时我的商品上也会同时标注其他商标帮助消费者识别,我就是想把企业名称全称商标注册下来然后尽可能地独占使用,这种情况下有什么办法或建议吗?笔者认为,在目前国知局和两审法院就纯企业名称全称商标已经达成缺乏显著性的一致意见的情况下,即便取得了企业名称全称商标的注册,也未必能够达到完全独占使用的愿望,毕竟缺乏显著性就意味着他人在相同类似商品或服务上的商标也可能含有同样的元素。但如果非要注册企业名称全称商标也不是不可以,但是首先要做好注册申请之路可能不会一帆风顺的心里准备,并有该商标可能会经历驳回复审甚至两审诉讼的打商标注册持久战的成本预期。然后建议企业尽量做到以下几点:


1. 首先确保企业的纯字号商标是有显著性的,并且在拟使用的商品或服务上已获准注册,这有助于在申请注册企业名称全称商标时降低因相对理由被驳回的风险。


2. 尽量不要将纯企业名称全称作为商标申请,而是加上企业的LOGO或者其他具有显著性的图形与企业名称全称一起作为组合商标提交注册申请,并且尽量让企业名称全称在组合商标中占据尽量小的空间以提高注册的成功率。虽然有北京高院有组合商标整体缺显的在先判例,但是,毕竟笔者仅找到这一个样本,不能排除所有的法官都持相同的观点,况且判决生效后评审阶段重裁时也未必会完全遵照法院的意思来做决定。


3. 如果首次申请被因缺乏显著性驳回,尽量将企业名称全称或者含有企业名称全称的拟注册商标作为商标广泛使用以在业内获得较高的知名度,同时保留好使用证据,如使用相关的交易合同、交易发票、宣传材料及相关证据等,然后再提交注册申请,以便于利用《商标法》第11条第二款的规定,即“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”。毕竟,虽然北京高院在上述案例中否定了企业名称全称商标的显著性,但是,在其2019年4月24日发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第8.5条【使用企业名称注册商标】的规定中也提到“诉争商标标志仅由申请人的企业全称或简称构成,或者显著识别部分仅是企业全称或简称的,在不属于前款所指的情形下,可以认定属于商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,但是具有显著特征且符合商业管理的除外”,这说明只要经过使用取得了商标应有的显著性,还是有获准注册的可能性的。


此外,为了避免不必要的误解,笔者在此说明一下,本文探讨的是商标申请人将自己的企业名称全称作为商标或商标的一部分进行注册的情况,如果是商标申请人将与他人的企业名称全称或者与自己的企业名称具有实质性差异的企业名称作为商标申请,比如北京优酷科技有限公司申请“才华有限公司”商标,那么就不是缺乏显著性的问题,而是可能涉嫌违反《商标法》第十条第一款第七项“下列标志不得作为商标使用:。。。。。。(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”的问题了。

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